El pasado 21 de octubre de 2022 se dictó un auto histórico en España, en el marco de un proceso de infracción de derechos de propiedad intelectual. Por primera vez, un Juzgado estima unas medidas cautelares solicitadas por la demandante y acuerda el depósito en el Juzgado de los NFTs (token no fungibles) creados (no se dice en ninguna parte del auto “minteados”) por la demandada, para que queden bajo custodia del Letrado de la Administración de Justicia del citado Juzgado, hasta que el procedimiento judicial finalice por resolución firme.
1. Antecedentes. ¿Qué ha ocurrido?
El auto 468/2022 de fecha 21/10/2022, dictado en el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (ponente Dª. Montserrat Morera Ransanz), se ha pronunciado acerca de si procede o no estimar las medidas cautelares solicitadas por VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) en su escrito de demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual contra la empresa Punto FA, S.L., propietaria del Grupo Mango.
VEGAP interpuso, el 29 de julio de 2022, una demanda de juicio ordinario contra Punto Fa en el ejercicio de una acción declarativa de infracción de derechos de propiedad intelectual y de las acciones de cesación, remoción e indemnización. Lo que solicita VEGAP es que se declare que Punto Fa, y en particular, el Grupo Mango, ha infringido los derechos patrimoniales y morales de los artistas plásticos Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló.
Sucede que la textil catalana, con motivo de la inauguración de una gran tienda de Mango en la Quinta Avenida de Nueva York, había creado una colección de cinco NFTs con obras de los mencionados tres artistas. Los cuadros físicos de las obras los adquirió Punto Na S.A (una sociedad del Grupo Mango) entre los años 1998 y 2008, y cedió a la ahora demandada, Punto Fa, S.L., también del Grupo Mango, el derecho de exposición pública de las mismas.
Estos NFTs los expuso a través de unas pantallas en la nueva tienda de Nueva York y además también estuvieron disponibles en las coordenadas 13.82 del Museum District del metaverso de Decentraland y en la plataforma Opensea. Opensea proporciona un servicio peer-to-peer que ayuda a los usuarios a descubrir e interactuar directamente entre sí y con NFTs disponibles en blockchains públicas.
En su demanda, VEGAP, donde se presenta como representante de los derechos de los artistas plásticos citados, alegó que el Grupo Mango había creado los NFTs basados en las obras de los tres artistas, sin su consentimiento y, por ende, infringiendo los derechos morales de integridad y divulgación y los derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública que la Ley de Propiedad Intelectual española (LPI) reconoce a los autores de las obras.
El fondo de la controversia radica en determinar hasta donde alcanzan los derechos de Grupo Mango por ser el titular de los cuadros originales (es decir, del soporte físico), y si convertir una obra de arte en un NFT implica una modificación de la obra que afecte a los derechos de su autor.
VEGAP solicitó la adopción de medidas cautelares inaudita parte -que se adoptara sin audiencia de la parte demandada- de cese en el uso de las citadas obras, con la retirada de todos los elementos en los que se habían reproducido dichas obras.
Pues bien, el 8 de agosto de 2022 el Juzgado denegó la adopción de medidas cautelares inaudita parte y citó a las partes para la vista, que se celebró el pasado 11 de octubre.
2. Estimación de medidas cautelares parciales
Como sabemos, son tres los requisitos legales para poder adoptarse una medida cautelar por parte de los tribunales de justicia:
- Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Es el análisis judicial preliminar tendente a la comprobación de la existencia de una evidencia probatoria de que la pretensión principal de quien solicita la medida cautelar se encuentra fundada en derecho.
- Peligro de la mora procesal (periculum in mora). Este requisito consiste en que sólo se podrán acordar medidas cautelares si quien las solicita justifica que, de no adoptarse, podrían producirse situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela judicial.
- Prestación de caución por el peticionario de la medida cautelar. La caución opera como una garantía por los daños que podría causar la adopción de la medida cautelar solicitada para el supuesto de no estimarse finalmente la demanda.
Analizados estos tres requisitos en el presente caso, la jueza concluyó que el riesgo de que Grupo Mango o un tercero dispusieran de los NFTs es mínimo o inexistente, ya que los NFTs no se “subieron” a ninguna blockchain y la plataforma Opensea los retiró de su página web el día 10 de junio de 2022, a instancias de VEGAP.
Así, la demandada ya no tiene poder de disposición sobre los mismos ni los NFTs fueron transferidos a ninguna wallet del Grupo Mango. Al haberse retirado también de Opensea, ningún tercero puede visualizarlos ni, por ende, tampoco comercializarlos.
Ahora bien, la jueza sí aprecia un periculum in mora parcial, en la medida en que considera de “dudosa efectividad” la medida de retirada de los NFTs adoptada por la plataforma Opensea por dos motivos. En primer lugar, porque Opensea retiró los NFTs por 14 días, que tenían previsto prorrogarse en cuanto se comunicara a Opensea que se había interpuesto una demanda judicial, y VEGAP afirma que no ha realizado dicha comunicación. Y en segundo lugar, se aprecia que no existe certeza sobre el modo en que la plataforma está custodiando los NFTs, lo cual impide poder afirmar con rotundidad que se encuentran protegidos. Así, el juzgado se hace eco de diversos ataques que Opensea ha sufrido en el pasado, en los que se han llegado a “robar” y “sustraer” diversos NFTs “golosos” como el que aquí nos ocupa.
Por tanto, habiéndose prestado caución (que fue de 1.000 euros) y apreciando un periculum parcial, la jueza estima parcialmente la medida cautelar, sin necesidad de realizar un examen exhaustivo del requisito del fumus boni iuris, que se dirimirá en el pleito principal atendiendo a su especial complejidad. No obstante, el juzgado afirma “de manera provisional e indiciaria” que también se aprecia el requisito de la apariencia de buen derecho, en la medida que entiende, preliminarmente, que es dudoso que el derecho de exhibición de las obras físicas ampare la reproducción y transformación de las mismas mediante la creación de NFTs.
Así, el Juzgado requiere a la sociedad Ozone Networks Inc., con sede en Delaware, EE.UU. (responsable de la plataforma Opensea) para que transfiera a la wallet física que VEGAP designe, los citados NFTs, a fin de que queden finalmente bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado hasta que el procedimiento finalice por resolución firme.
3. Valoración
El problema principal en este caso consiste en determinar el alcance de los derechos que ostenta el titular del soporte físico de las obras de arte. Más concretamente, se trata de discernir si convertir una obra de arte en un NFT implica una modificación de la obra que pueda afectar a los derechos de su autor o si, por el contrario, la titularidad sobre una obra física ampara su transformación en un NFT.
Surgen varias preguntas: ¿El comprador de unos cuadros físicos originales adquiere un derecho absoluto de disfrute y explotación sobre los cuadros en cualquier modo y en cualquier escenario? ¿El uso de esas obras en un museo digital pueden considerarse un uso inocuo que no requiere autorización de los autores de los cuadros? ¿Cambian las cosas en algo si dicho museo digital opera una blockchain? ¿Si tenemos derecho a publicar una obra física en un museo físico porque no podríamos tenerlo también para publicarla en un museo digital?
Es importante hacer, en una primera instancia, distinción entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum. El corpus mechanicum (expresión latina que se refiere al cuerpo mecánico o material), alude al soporte material de una obra. Por su parte, el corpus mysticum (el cuerpo místico) hace referencia a la creación intelectual propiamente dicha.
Pues bien, el objeto del derecho de autor es la obra (el corpus mysticum), no el soporte físico sobre el cual se incorpora. La propiedad de un soporte material en el que se ha incorporado una obra original, por ejemplo, un cuadro, no confiere ningún derecho de autor sobre dicha obra. Así, el propietario de un lienzo, en general, no puede hacer reproducciones de la obra que contiene y distribuir estas copias o ponerlas a disposición en internet, a menos que dicha obra sea de dominio público o le hayan cedido expresamente tales derechos. De esta forma, habremos de esperar a ver cómo se resuelve el fondo de este asunto y ver si el Grupo Mango es finalmente responsable de una infracción a los derechos de autor de los tres artistas de cuyos cuadros ha creado NFTs, por ejercer derechos patrimoniales (en particular, el derecho de transformación) sin el debido consentimiento.
Por definición (artículo 21 de la LPI) el derecho de transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente y los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.
En nuestra opinión el problema de fondo consiste en responder la pregunta de si digitalizar una obra (con o sin una blockchain) que previamente existía en formato analógico o físico supone (o no) un acto de transformación. Hay argumentos tanto para defender que no como que sí hay transformación.
Los que dirían que no hay transformación, argumentarían que la digitalización lo único que hace es un cambio de formato de la obra (como sucede en una canción contenida en un CD que se graba en una cassette analógico) pero no hay una aportación original que haga surgir una obra “diferente” a la anterior, como exige el artículo 21 de la LPI.
Los que dirían que sí hay transformación, en primer lugar, distinguirían la mera digitalización de una obra física del acuño y “minteo” de un NFT cuyo subyacente es una obra física. Por mera digitalización entiéndase aquí la conversión de documentos “físicos” en documentos “electrónicos”, donde por documento electrónico hay que entender todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, visual o audiovisual, siguiendo la definición del artículo 3.35 del Reglamento eIDAS; o la conversión de documentos “físicos” en “contenidos digitales”, donde por contenido digital hay que entender los datos producidos y suministrados en formato digital, siguiendo la definición del artículo 2.1 de la Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Mintear un NFT es crear o acuñar un objeto digital único dentro de una blockchain. Dirían que en la mera digitalización (donde no hay una blockchain) podría decirse que no hay un acto transformación, cosa que no pasa cuando se introduce una cadena de bloques donde sí podría defenderse que hay un acto de transformación.
En segundo lugar, los que defiende que sí hay transformación, seguro dirían que la obra física para llegar a ser un NFT necesitaría muy probablemente transformar su propio diseño exterior (por ejemplo, cuando la obra digitalizada no es una mera fotografía de la obra original sino una obra digital propiamente dicha en la cual participa un nuevo artista creador de ésta última). En tercer lugar, alegarían que al incorporarse la obra en una cadena de bloques se impregna una serie de características técnicas que no tiene la obra física, como puede ser la creación automática de un certificado de autenticidad de la obra, el atributo de la inmutabilidad, etc., rasgos que, incluso, podrían tener algún tipo de efecto jurídico. Finalmente, probablemente dirían también que la creación de una obra como “subyacente” (la obra original) de otra (el NFT) sería claramente un acto de transformación porque no es lo mismo ser “principal” que ser “subyacente”, como tampoco es lo mismo la obra y su traducción.
¿Qué pensamos nosotros? Nos inclinamos por defender la postura del sí (cuando hay una blockchain), por lo que recomendamos desde ya a los cesionarios de derechos de autor de obras (físicas o digitales) tener la cautela de solicitar al cedente de tales derechos, la inclusión expresa en los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual de cláusulas especiales que le permitan poder acuñar, mintear y comercializar NFTs donde las obras originales puedan convertirse en subyacentes de tokens no fungibles, si esa fuera su voluntad. No olvides, por lo demás, que el propietario del soporte físico de la obra no necesariamente es el titular de los derechos de autor sobre dicha obra. En cualquier caso, quedamos expectantes de ver como terminará finalmente este proceso judicial, cuya cuestión de fondo no es baladí.
Sin perjuicio de lo antes dicho, la creación, el minteo y la oferta pública de venta un NFT implica también ejercer los derecho de reproducción y de comunicación pública. Y, en caso de venta del NFT, además estaríamos frente al ejercicio del derecho de distribución, en cuyo caso el interesado tendría que tener esos derechos debidamente cedidos o licenciados, a fin de no infrigir la LPI.
Finalmente, sobre el marketplace Opensea, quedamos a la espera también de ver como responde la sociedad Ozone Networks Inc., que ha sido requerida para “transferir” los citados “NFTs” cuando sabemos que dicha empresa señala expresamente en sus “Terms Of Service” que “no tiene la custodia ni el control sobre el contenido de las billeteras (wallets)” de sus clientes (de los vendedores de NFTs, en este caso). Si se quiere profundizar más sobre este asunto, habría que analizar el funcionamiento del smart contract que está detrás del proceso de venta de los NFTs. Pero esta cuestión es un tema que excede de lo abordado en el presente post.
Se trata de un auto único al que, probablemente, seguirán otros similares en el futuro próximo. Esto demuestra que cada vez es más necesario tener cerca abogados especializados en blockchain y criptoactivos a fin de que puedas recibir el asesoramiento legal que necesitas cuando se trate de diseñar la estrategia procesal más idónea para la defensa de tus derechos de propiedad intelectual.
Artículo de autoría de Ricardo Oliva León y Elena Almazán Salazar.
