El pasado 1 de enero de 2023 entró en vigor la 12ª edición de la Clasificación de Niza, el sistema de clasificación de productos y servicios para las solicitudes de marca administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En esta nueva edición, se incluye por primera vez a los NFTs (Tokens No Fungibles) dentro de la Clase 9. En concreto, se hace referencia a los NFTs dentro de la clase 9 con el siguiente epígrafe:
“archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles“
De esta manera, actualmente las empresas pueden optar por registrar sus marcas para designar un NFT. No obstante, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) quiso precisar algunas cuestiones relacionadas con la nueva consideración de los NFTs como clase 9 de la Clasificación de Niza. Y es que la EUIPO considera que el término “archivos digitales” es impreciso por lo que ha establecido que los solicitantes de las marcas deberán especificar el contenido del archivo digital al que se hace referencia.
Pues bien, ha pasado un tiempo desde la entrada en vigor de esta nueva Clasificación de Niza y de este cambio de paradigma, y ya tenemos una resolución por parte de la EUIPO que rechaza la solicitud de una marca como NFT.
Es lo que le ha ocurrido a la conocida marca británica Burberry. La EUIPO acaba de denegar la solicitud de marca figurativa de la casa británica de moda Burberry, consistente en los icónicos cuadros de líneas rojas, blancas y negras sobre un fondo beige, para identificar artículos como NFTs, dentro de la clase 9.
La solicitud incluía los siguientes productos y servicios:
- Clase 9: non-fungible tokens (NFTs), u otros tokens digitales basados en la tecnología blockchain; gráficos digitales descargables; y ropa y accesorios descargables; Coleccionables digitales descargables; Ropa y accesorios descargables; Bienes virtuales descargables; Bolsos virtuales, productos textiles, prendas de vestir, sombrerería, calzado, gafas, todo ello utilizados en línea y/o en entornos virtuales; materiales digitales descargables, a saber, contenidos audiovisuales, vídeos, películas, archivos multimedia y animación, todo ello suministrado a través de redes globales de ordenadores y redes inalámbricas.
- Clase 35: Servicios de venta al por menor y al por mayor de ropa, calzado, sombrerería, bolsos, carteras, carteras, paraguas, relojes, bisutería, gafas y gafas de sol, fundas para aparatos electrónicos portátiles, material de imprenta, artículos para el hogar, juguetes, perfumes, artículos de tocador y cosméticos, artículos textiles, accesorios para animales de compañía; servicios de venta al por menor en línea relacionados con la moda, la ropa y los accesorios relacionados; servicios de tienda minorista y/o servicios de tienda minorista en línea en relación con virtual mercancías, a saber, ropa, calzado, sombrerería, bolsos, monederos, carteras, paraguas, relojes, joyas, gafas y gafas de sol, fundas y soportes para dispositivos electrónicos portátiles, material impreso, artículos para el hogar, juguetes, perfumes, artículos de tocador y cosméticos, artículos textiles, accesorios para animales de compañía; presentación de mercancías en soportes de comunicación, con fines de venta al por menor.
- Clase 41: Proporcionar en línea coleccionables digitales no descargables, a saber, arte, fotografías, ropa y accesorios, imágenes, animaciones y vídeos; suministro de información en línea sobre desfiles de moda y sostenibilidad; servicios de entretenimiento, a saber, suministro en línea de contenidos virtuales no descargables, virtual no descargable de ropa, calzado, sombreros, bolsos, monederos, carteras, paraguas, bisutería, gafas y gafas de sol, fundas y carcasas para dispositivos electrónicos portátiles, material impreso, artículos para el hogar, juguetes, perfumes, artículos de tocador y cosméticos, artículos textiles, accesorios para mascotas, para su uso en línea y/o en entornos virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, interfaz de ordenador, temas, mejoras, contenidos audiovisuales en forma de música, películas, vídeos y otros materiales multimedia
La EUIPO, en su resolución denegatoria de 8 de febrero de 2023, señala que la solicitud de marca de Burberry para NFTs no presenta grandes diferencias con relación a otros patrones comúnmente usados y, por consiguiente, no tiene carácter distintivo. Además, señala que el tipo de signo solicitado debe corresponderse con una “marca patrón” y no con una “marca figurativa“, ya que el signo es una representación en dos dimensiones del diseño del icónico patrón de Burberry.
También señala que al hacer el análisis de distintividad y evaluar la percepción del consumidor, ha tenido en cuenta que estos artículos virtuales emulan los productos físicos, es decir, que el público los va a percibir como un bolso o un pañuelo, y no como un NFT. La EUIPO concluye que, en la solicitud de marca de Burberry, el diseño compuesto de un patrón no es idóneo para distinguir productos y servicios relacionados con los NFTs, ya que no es lo suficientemente distintivo como para que un consumidor pueda identificar su origen.
Este pronunciamiento promete ser el primero de muchos ahora que se ha abierto la puerta al registro de marcas como NFTs. Por ello, es importante que las empresas cuenten con los servicios de abogados especialistas en derecho de marcas y abogados expertos en blockchain con el fin de recibir asesoramiento en cuanto a la estrategia de propiedad industrial a trazar, la viabilidad del negocio y los tokenomics a implementar.
